美國商標(biāo)申請的駁回理由，一般可以分為非實(shí)質(zhì)性駁回和實(shí)質(zhì)性駁回，以下我們羅列一些較為常見的實(shí)質(zhì)性駁回理由，以及針對這些理由的一些答審tips，以供參考。
☆實(shí)質(zhì)性駁回理由
No.1在先近似的商標(biāo)
美國專利商標(biāo)局在審查手冊中強(qiáng)調(diào)，商標(biāo)的近似不是商標(biāo)本身可能造成的混淆，也不是注冊商標(biāo)指定的商品服務(wù)本身可能造成的混淆，而是將商標(biāo)用在商品服務(wù)上時(shí)，消費(fèi)者對商品或服務(wù)來源可能造成的混淆。美國是判例法國家，商標(biāo)混淆的判斷要素規(guī)定在著名的杜邦案中的（杜邦十三要素請見文末），審查員往往會根據(jù)具體案情集中分析這些要素中的某幾個(gè)重要因素：
例如：
申請商標(biāo)“
”與在先商標(biāo)“FPNATURAL”的指定商品/服務(wù)分別在42類和1類，審查員認(rèn)為基于以下理由，兩商標(biāo)構(gòu)成近似：從商標(biāo)外形上比較，兩者均包含字首“FP”部分，且該部分占據(jù)商標(biāo)的主導(dǎo)位置，即屬于顯著性較強(qiáng)部分。考慮到消費(fèi)者一般更傾向于關(guān)注商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)志的第一個(gè)單詞、前綴或音節(jié)，所以在先商標(biāo)“FPNATURAL”中的“NATURAL”部分并不能消除混淆的可能性。從商品/服務(wù)方面看，審查員認(rèn)為兩商標(biāo)的指定商品/服務(wù)均屬于“法醫(yī)取證”范疇，在先商標(biāo)的商品可能會用到申請人指定的服務(wù)中，存在一定的關(guān)聯(lián)。此外，審查員從互聯(lián)網(wǎng)檢索得知，兩商標(biāo)有著相同的銷售渠道，相同的消費(fèi)者群體以及使用領(lǐng)域，故此上述兩商標(biāo)即使屬于不同類別，但也存在混淆的可能性，構(gòu)成近似商標(biāo)。
【答審tips】
☆美國商標(biāo)對商品或服務(wù)是否近似的劃分較為細(xì)致，在答審時(shí)申請人除了在商標(biāo)形、聲、義方面做出爭辯之余，還需要特別強(qiáng)調(diào)雙方在商品功能、用途、銷售途徑、目標(biāo)群體等方面做出闡述；另外，申請人可提交商標(biāo)在美國的使用證據(jù)材料，包括銷售資料、參展資料、廣告宣傳資料等，用以證明商標(biāo)經(jīng)過大量使用已享有一定知名度，不易造成消費(fèi)者混淆。
☆修改商品或服務(wù)描述，限定使用范疇。在一些案例里，通過修改或縮小商品或服務(wù)的使用范圍可以克服在先近似的沖突。
☆刪除沖突商品；
☆對引證商標(biāo)提出不使用撤銷；
☆雙方簽訂商標(biāo)共存協(xié)議。
No.2商標(biāo)具有描述性
商標(biāo)僅描述申請商品或服務(wù)的成分、質(zhì)量、特征、功能、目的或用途，不具有作為商標(biāo)最基本的區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能，美國專利商標(biāo)局一般都會駁回。
例如：
1、申請?jiān)?2類“檸檬味水飲料等商品”的“VITAMIN P”商標(biāo)，審查員認(rèn)為“VITAMIN P”描述了申請人檸檬味飲料中含有黃酮類的特征或成分，僅僅具有描述性，實(shí)質(zhì)性駁回故駁回了該商標(biāo)的申請。
2、申請?jiān)?5類“網(wǎng)上零售商店和批發(fā)商店服務(wù)等”的“
”商標(biāo)，審查員認(rèn)為申請人是網(wǎng)上零售商，提供在線服務(wù)，“ONLINE SUPPLY”詞組經(jīng)常用于零售商店行業(yè)，是對申請人服務(wù)性質(zhì)的一種描述，所以申請人需要對該文字部分放棄專用權(quán)。
3、申請人為墨西哥的一家公司，在35類“協(xié)會服務(wù)等服務(wù)”上申請“
”商標(biāo)，審查員認(rèn)為“AVOCADOS FROM MEXICO”文字部分具有地理性描述，需要放棄該文字部分的商標(biāo)專用權(quán)。
【答審tips】
☆通過爭辯方式答審。對于描述性商標(biāo)來說，雖然其沒有內(nèi)在顯著性，但可以通過獲得“第二含義”而擁有足夠的顯著性以獲得商標(biāo)保護(hù)。也就是說，申請人需提供有力的證據(jù)（如小冊子、參展資料、銷售資料等），證明商標(biāo)在商品或服務(wù)上經(jīng)過長期使用或宣傳推廣后，消費(fèi)者已逐漸將其與特定的商品或服務(wù)相聯(lián)系，在其腦海中首先想到的是制造者而不是商品，該商標(biāo)便具有第二含義。
☆同意審查員建議，放棄商標(biāo)部分專用權(quán)或在副注冊簿上登記。盡管商標(biāo)在副注冊簿上登記沒有在主注冊簿登記的好處那么多，但無疑是一種最快且容易克服駁回的方法，因?yàn)樗恍枰峁┤魏巫C據(jù)。
No.3商標(biāo)含有術(shù)語、行話、常用短語和裝飾性文字
申請商標(biāo)含有術(shù)語、行話以及普遍性常用短語，實(shí)質(zhì)性駁回不能區(qū)分商品或服務(wù)的來源的，一般都會被駁回。
例如：
1、申請?jiān)?5類衣服相關(guān)商品的商標(biāo)“Silent No More”，審查員認(rèn)為該商標(biāo)是一種口號，不能表明申請人商品的來源，不具有商標(biāo)或服務(wù)標(biāo)志的作用，也不能用來識別和區(qū)分其他商品；
2、審查員駁回在汽車商品上注冊的商標(biāo)“Drive safely”，因?yàn)樵撋虡?biāo)只是一個(gè)司空見慣的安全性警告標(biāo)語，消費(fèi)者不會將其識別為商品來源；同樣地，商標(biāo)“Once a Marine,always a Marine”也被駁回，因?yàn)檫@只是美國海軍陸戰(zhàn)隊(duì)的一句普通的座右銘。
【答審tips】
☆此類駁回往往不能通過在副注冊簿登記或通過提交顯著性聲明來克服，而是需要申請人通過提交爭辯性觀點(diǎn)及相應(yīng)的證據(jù)支持。該類答審成功率較低，一般來講比較難克服。
杜邦13要素(Du Pont factors)
1）商標(biāo)字形、讀音、內(nèi)涵和商業(yè)印象的異同
2）商品的相關(guān)性
3）交易渠道異同
4）交易條件和消費(fèi)者（主要區(qū)分沖動型消費(fèi)和理智消費(fèi)）
5）在先商標(biāo)知名度
6）在先近似商標(biāo)數(shù)量和性質(zhì)
7）實(shí)際存在的混淆性質(zhì)和程度
8）已經(jīng)共存而沒有實(shí)際發(fā)生混淆的時(shí)長和條件
9）商標(biāo)實(shí)際使用的商品品類數(shù)量
10）申請人與在先商標(biāo)所有人之間的市場關(guān)系
11）申請人在申請的商品服務(wù)上是否存在獨(dú)占使用及其程度
12）可能存在混淆的程度
13）其他證明使用效果的事實(shí)
參考文獻(xiàn)：
蘇金峰，《美國商標(biāo)近似判斷標(biāo)準(zhǔn)》[DB/OL]，2020/06-06；
Responding to office actions,USPTO,https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/responding-office-actions(2021/07/14)
廣州商專知識產(chǎn)權(quán)成立于2002年，是一家全球性知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。歷經(jīng)二十載，已經(jīng)發(fā)展成為擁有近200名專業(yè)人員的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以專利事務(wù)所，商標(biāo)事務(wù)所和律師事務(wù)所為一體的知識產(chǎn)權(quán)綜合性服務(wù)事務(wù)所。匯聚人才和經(jīng)驗(yàn)，我們致力于為客戶提供一流的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)。咨詢熱線：020-86671805
